Por qué es necesario realizar una búsqueda de antecedentes antes de registrar una marca?

El depósito de una marca ante el INPI, el EUIPO o la OMPI implica asegurarse previamente de que el signo distintivo elegido está disponible y no infringe los derechos de otros solicitantes. Este procedimiento se llama búsqueda de antecedentes, y permite evitar conflictos posteriores que podrían cuestionar la validez y el uso de la marca. Pero, ¿en qué consiste exactamente la búsqueda de antecedentes? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuándo y cómo realizarla? ¿Quién puede encargarse de ello? Descubra en esta revisión las respuestas.

¿Qué es una búsqueda de antecedentes?

La búsqueda de antecedentes, también llamada búsqueda de disponibilidad de marca, es una operación que consiste en identificar los signos distintivos anteriores, depositados, registrados o utilizados, que podrían obstaculizar el registro de su marca. En otras palabras, se trata de verificar que el signo que desea depositar está libre y no viola los derechos de terceros. Atención, ya que la búsqueda de antecedentes no debe hacerse únicamente sobre la base de las marcas anteriores de terceros. Otros derechos pueden potencialmente entrar en conflicto con la marca: derechos de autor, dibujos y modelos, denominaciones sociales, nombres de dominio, etc. Por lo tanto, la búsqueda de antecedentes requiere una experiencia particular.

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La legislación relativa a las marcas prevé, de hecho, el principio del « primer solicitante, primer propietario ». Los derechos sobre el signo distintivo pertenecen, por lo tanto, – en principio – a la primera persona física o jurídica que haya registrado la marca correspondiente ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual), el EUIPO (Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual) o la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), según los territorios involucrados.

La búsqueda de antecedentes se realiza teniendo en cuenta un doble aspecto: la búsqueda de signos idénticos o similares según los territorios previstos, pero también la verificación de los signos identificados en relación con las clases de productos o servicios que pueden ser idénticos o similares. De hecho, hay que tener en cuenta que las marcas responden al principio de especialidad: una marca está protegida únicamente para los productos y servicios para los cuales se ha depositado, así como para los productos y servicios similares. Por lo tanto, el objetivo de la búsqueda de antecedentes será identificar los signos idénticos o similares en estos dos aspectos.

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¿Por qué hacer una búsqueda de antecedentes de marca?

La disponibilidad del signo distintivo es una de las condiciones esenciales de la validez de su marca. De hecho, si registra una marca que es idéntica o similar a una marca anterior, corre el riesgo de cometer un acto de infracción, que es sancionado penal y civilmente.

Además, el titular de la marca anterior puede oponerse a su registro (procedimiento de oposición) y solicitar la anulación de su marca. Entonces perdería los derechos sobre su marca y todas las inversiones realizadas. La búsqueda de antecedentes le permite, por lo tanto, asegurar su depósito de marca y prevenir posibles litigios que podrían surgir posteriormente. También le permite medir la distintividad de su marca y su potencial comercial.

¿Cuándo hacer una búsqueda de antecedentes?

La búsqueda de antecedentes debe realizarse antes del registro de su marca ante la oficina de depósito. Se aconseja realizarla lo antes posible, tan pronto como haya elegido el signo distintivo que desea utilizar para su marca.

Así, es posible adaptar su estrategia de depósito de marca según los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, podrá modificar su signo distintivo, elegir otra clase de productos o servicios, o renunciar a su proyecto si el riesgo de confusión con una marca anterior es demasiado alto.

¿Quién se encarga de verificar la disponibilidad de una marca?

La verificación de la disponibilidad de una marca no es realizada por el INPI, el EUIPO o la OMPI. Es al solicitante de la marca a quien le corresponde realizar este procedimiento. Puede hacerlo él mismo o confiarlo a un profesional del derecho de la propiedad intelectual, como un abogado o un asesor en propiedad industrial. Estos últimos cuentan con las competencias y las herramientas necesarias para llevar a cabo una búsqueda de antecedentes completa y fiable. También pueden acompañarle en los trámites de depósito de marca y asesorarle sobre la protección de su signo distintivo.

Por qué es necesario realizar una búsqueda de antecedentes antes de registrar una marca?